지난 3월 BMS와 국내 6개사가 펼쳤던 엘리퀴스의 특허무효심판 2심에서 국내사들이 승소한 이후 해당 소송의 판결문이 공개돼 주목된다.
특허법원은 지난 3월 29일 BMS가 네비팜, 인트로바이오파마, 알보젠코리아, 휴온스, 종근당, 유한양행 6개사를 대상으로 청구했던 특허무효심판 2심에서 원고 패소 판결을 내렸다.
국내사들은 2024년 9월 9일 만료되는 엘리퀴스의 ‘인자 Ｘａ 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체’ 특허에 대해 무효심판을 청구, 지난해 2월 청구성립 심결을 받아낸 바 있으며, 이에 BMS가 심결취소소송을 청구해 이를 되돌리고자 했으나 결국 국내사의 승리로 일단락됐다.
이 과정에서 특허법원은 해당 특허가 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화돼야 하는 경우로 볼 수 없고, 질적 또는 양적으로 현저한 효과가 인정되지 않아 진보성이 부정되는 것으로 판단했다.
선택발명은 선행발명의 구성요건이 상위개념으로 기재돼있고, 이에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 의미한다.
이러한 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.
또한 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비해 이러한 효과가 있다는 점을 명확히 기재해야 하고, 이 같은 효과가 명확히 기재돼 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적 차이를 확인할 수 있는 구체적 내용이나 양적 차이를 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.
단, 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 경우 선택발명의 진보성 판단에 엄격한 특허요건이 완화돼야 한다.
새로운 발명으로 취급해 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재요건이 완화될 필요가 있다는 것.
특허법원은 이번 사건이 선행발명인 ‘Xa 억제제로서의 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물’ 특허에서 이번 심판의 특허인 ‘인자 Ｘａ 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체’ 특허 제1항 발명의 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화해 이 사건 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 봐야 한다고 판단했다.
다시 말해 이 사건은 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화돼야 하는 경우라고 볼 수 없다고 판단한 것이다.
따라서 선택발명의 정립된 판례 법리로 돌아가 제1항의 발명의 진보성 유무를 판단하기 위해 선행발명에 비해 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는지 살펴야 한다고 설명했다.
그러나 특허발명 명세서에 제1항 발명이 선행발명에 비해 약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Xa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없고, 결국 제1항 발명이 이러한 효과를 갖고 있다고 보기 어려워 진보성이 부정되는 것으로 판단했다.
