종근당이 노바티스의 면억억제제 써티칸(성분명 에베로리무스)의 특허를 회피하는 데 있어 자사의 써티로벨이 특허에서 의식적으로 제외된 범위에 속했다고 주장한 것이 인정된 것으로 나타났다.
특허법원은 최근 노바티스가 종근당을 상대로 청구한 심결취소소송 판결문을 공개했다.
종근당은 써티칸의 ‘마크로리드의 안정화 방법’ 특허에 대해 소극적 권리범위확인심판을 청구해 승소한 바 있는데 노바티스가 이를 되돌리기 위해 2심을 청구했으나 결국 종근당의 승리로 마무리된 심판이다.
특허권 권리범위확인심판 청구의 심판 대상은 심판 청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라 할 수 있고, 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비해 그 권리범위에 속하는지를 판단하게 된다.
이를 기반으로 재판부는 먼저 종근당이 청구했던 소극적 권리범위확인심판의 경우 ‘유효성분으로서 에베로리무스 및 항산화제로서 부틸히드록시톨루엔을 에베로리무스의 중량을 기준으로 1.7 중량% 내지 2.5 중량%의 양으로 함유하는 고체 형태의 혼합물’ 및 ‘에베로리무스를 안정화시키는 방법’에 관한 발명으로 대응되는 구성이 모두 특정돼있다고 판단했다.
특허상의 해당 항목과 종근당의 확인대상발명은 라파마이신 유도체 혹은 에베로리무스를 유효성분으로 하는 점과 유효성분의 산화를 방지할 목적으로 항산화제 부틸히드록시톨루엔을 포함한다는 점에서 동일하다.
하지만 특허상의 항산화제 함량이 유효성분인 라파마이신 유도체 에베로리무스의 중량 대비로 ‘0% 초과 내지 1%’인 반면 종근당의 확인대상발명은 ‘1.7중량% 내지 2.5 중량%’인 점에서 차이가 있다고 판단했다.
노바티스 측이 출원 과정에서 보정을 통해 ‘항산화제는 라파마이신, 라파마이신 유도체, 아스코마이신, FK506 또는 아스코마이신 유도체의 중량을 기준으로 0% 초과 내지 1%의 양으로 존재하는’이라는 구성을 추가하는 등 항산화제가 유효성분 대비로 ‘1%를 초과’한 범위를 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다는 의미다.
이에 따라 특허법원은 종근당 확인대상발명의 부틸히드록시톨루엔 함량이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판결을 내린 것이다.
특허법원은 “특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원, 등록 과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 발명이나 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외했다고 볼 수 있는 경우에는, 대상발명이나 제품은 특허 발명의 특허청구범위에 속하지 않게 되는 것”이라고 설명했다.
아울러 “특허권자가 대상발명을 실시하거나 대상제품을 제조, 판매하고 있는 자를 상대로 대상발명이나 제품의 특정 구성요소가 특허발명의 구성요소와 균등관계에 있다는 이유로 대상발명이나 제품이 특허발명의 보호범위에 속해 그 권리를 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배돼 허용되지 않는다”고 덧붙였다.
